Con l’entrata in vigore delle modifiche apportate ai regolamenti attuativi del codice della proprietà industriale, è stato definitivamente abolito l’obbligo della rappresentazione grafica ed è stato ampliato il concetto di marchio, secondo le direttive europee. Un’occasione per vedere come depositare una domanda di marchio individuale in Italia.

Per diventare titolare di un marchio nazionale in Italia (valido solo nel territorio italiano, compreso lo Stato di San Marino), è necessario presentare domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Brevetti marchi (“UIBM”).

La domanda di marchio può essere depositata da qualsiasi persona fisica (inclusi minori e stranieri, purché domiciliati in uno dei paesi dell’UE) o persona giuridica. Più persone possono essere titolari dello stesso marchio.

La richiesta può essere presentata direttamente dal titolare o il titolare può decidere di farsi rappresentare (da avvocati abilitati in proprietà industriale, in qualità di agenti, o da avvocati, in qualità di rappresentanti) con mandato conferito per iscritto.

Registrare un marchio: quale procedura in Italia?

– telematicamente, direttamente sul sito UIBM, con dispositivo di firma digitale;
– su supporto cartaceo presso qualsiasi camera di commercio (utilizzando modulistica differenziata a seconda del soggetto che presenta la richiesta (titolare o rappresentante/rappresentante);
– o per posta all’indirizzo UIBM.

Prima di depositare un marchio, è importante che il richiedente, attraverso la sua consulenza, effettui una ricerca preventiva per verificare la disponibilità del segno per i prodotti e servizi per i quali intende richiedere la registrazione, al fine di ridurre il rischio di successive opposizioni o controversie.

Quanto costa la registrazione di un marchio individuale?

Per un primo deposito, il costo di registrazione di un marchio individuale è di 101 euro per una singola classe di beni e servizi e 34 euro per ogni classe aggiuntiva (più 34 euro per il mandato originario, se il deposito è effettuato tramite un agente/rappresentante , oltre a bolli – 16 euro per sezione di 4 pagine – e spese di segreteria di 40 euro).

L’UIBM non effettua ricerche di anteriorità per verificare la novità del marchio, ma solo verifica l’ammissibilità della domanda e il rispetto dei requisiti di legge. La domanda di marchio viene quindi pubblicata per far decorrere il termine per l’opposizione alla registrazione da parte di terzi. Le domande che non sono oggetto di opposizione vengono quindi registrate.

La registrazione in Italia dura 10 anni dalla data di deposito della domanda ed è rinnovabile per ulteriori periodi – eventualmente infiniti – di 10 anni (precisando che la richiesta di rinnovo di un marchio deve essere presentata entro i 12 mesi precedenti l’ultimo giorno di il mese durante il quale scade il periodo di 10 anni in corso, o, dopo tale periodo, entro i sei mesi successivi al mese di scadenza con l’applicazione di una maggiorazione).

Il concetto di marchio recentemente ampliato

Il 9 settembre 2021 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 119 del 1° giugno 2021, che rettifica le norme attuative (D.Lgs. 33/2010) del Codice della Proprietà Industriale (“CPI”).
La necessità di modificare il regolamento del 2010, che disciplina in particolare le modalità di deposito delle domande di marchio, nasce dalle novità introdotte dal Decreto 15/2019, che ha recepito la Direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi e l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento sui marchi comunitari.

Il decreto 15/2019 ha apportato importanti novità, in particolare la soppressione del requisito della rappresentazione grafica del marchio (che, in sostanza, impediva l’accesso a nuove tipologie di marchi). Tuttavia, è stato solo con il Decreto 119/2021 che la libertà di rappresentazione del marchio è stata definitivamente stabilita, prevedendo che il marchio può essere rappresentato in qualsiasi forma idonea, purché riproducibile in modo chiaro e preciso, al fine di consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare l’oggetto della tutela conferita al titolare. La rappresentazione del marchio è infatti un elemento determinante ai fini della relativa tutela poiché definisce l’oggetto della registrazione e può essere accompagnata da una descrizione.

Il regolamento del 2010 precisa quindi le modalità di rappresentazione delle diverse tipologie di marchi che sono ormai definitivamente accettate; è quindi ammesso in particolare il marchio:
– verbale, che non necessita di riproduzione grafica o colori;
– figurativo, rappresentato da un segno in cui compaiono tutti i suoi elementi e, se del caso, i colori;
– tridimensionale, rappresentato da una riproduzione grafica della forma;
– schemi ripetitivi, la cui rappresentazione mostra lo schema della ripetizione;
– colore, la cui rappresentazione fa riferimento ad un codice colore generalmente riconosciuto;
– suono, rappresentato da un file audio o da una precisa presentazione in notazione musicale;
– movimento, la cui rappresentazione è un file video o una sequenza che illustra il movimento;
– multimediale, rappresentato da un file audiovisivo;
– olografico, la cui rappresentazione è un file video o una riproduzione grafico/fotografica.

L’UIBM chiarirà ulteriormente gli aspetti pratici del deposito delle domande per tipi di marchi non tradizionali.
Si segnala, infine, che in conformità ai requisiti europei, la domanda di marchio deve contenere un elenco analitico dei prodotti o servizi per i quali si richiede la registrazione.

Scritto in collaborazione con Nicola Lattanzi, avvocato presso Ordine degli Avvocati di Milano, Studio IP/IT